1.4. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями

і досвідом

У операціях з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями та досвідом -як об'єкти продажу - виступають продукти інтелектуальної праці у формі: патентів на винаходи, промислових зразків, корисних моделей, копірайтів, ноу-хау, ліцензій, товарних марок (торгових знаків), знаків обслуговування, найменування місць походження товарів, програм для ЕОМ, баз даних та топології інтегральних схем.

Патент (patent) на винахід - офіційний документ, який видається компетентним урядовим органом винахіднику та засвідчує його монопольне право на володіння, використання та розпорядження винаходом на визначеній території протягом встановленого часу (15-20 років).

Винахід - це технічне рішення, яке представлене у документарній формі, а також у вигляді корисної моделі або промислового зразка, яке має технічну новизну, неочевидність та явну виробничу чи іншу корисність. Винахід може належати фізичній чи юридичній особі, які мають право використовувати його на свою користь та запатентувати у державних органах для захисту від несанкціонованого вико­ристання іншими особами.

Якщо автор зробив винахід у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків і якщо трудовим договором не передбачено інше, то власником патенту є працедавець, а автор має право на одержання винагороди в залежності від вигоди працедавця; якщо протягом 4 місяців працедавець не подасть заявку на патентування винаходу, то автор сам може запатентувати свій винахід.

У країнах світу діють різні системи видачі патентів:

а) явочна системи видачі патентів, при якій патент видається винахіднику без попередньої перевірки на новизну та пріоритетність. Якщо потім виявиться, що аналогічний винахід був раніше запатентований іншою особою, то така особа може звернутись в арбітраж із позовом про визнання більш пізнього патенту недійсним;

б) перевірочна системи видачі патентів, при якій подані винахідником у спеціальну експертну організацію заявки спочатку перевіряються по комп'ютерній картотеці на новизну, практичну цінність та пріоритетність. У разі відсутності патенту на аналогічний винахід винахіднику видається патент на його ім'я, за що він наперед має сплатити певне мито.

Патентування винаходів, яке забезпечує їх законодавчий захист від самовільного використання іншими особами та організаціями, суттєво підвищує їх ціну. Для підтримки патенту у силі власники патентів повинні регулярно платити патентні мита. Тому власник патенту часто поступається правами на використання винаходу тій стороні, яка зможе комерційно використовувати його, шляхом укладання з нею патентної або ліцензійної угоди.

Промислові зразки - конструкторське або художнє рішення виробу, яке має суттєву новизну. Вони можуть бути запатентовані (патент видається на 10 років) та зареєстровані.

Корисна модель. - виріб, який має суттєву новизну та неочевидність технічного рішення при існуючому рівні техніки. Вона може бути запатентована (патент видається на 5 років) та зареєстрована.

Копірайт (copyright) - ексклюзивне право автора літературного, аудіо-, відеотвору на показ та відтворення своєї роботи.

Ноу-хау (know how) - розроблені оригінальні пристосування (корисні моделі), технічний досвід та секрети виробництва, які включають відомості технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, які не мають суттєвої новизни, але мають комерційну цінність і їх використання забезпечує певні переваги. Ноу-хау не мають правового захисту. Ноу-хау може включати способи та навички у проектуванні, будівництві, монтажі, методи лікування та управління тощо. Споживчі властивості ноу-хау полягають у корисності та конфіденційності інформації, яку вони містять.

Ліцензія (licence) - оформлений письмовим договором дозвіл, який видається власником винаходу (ліцензіаром), захищеного чи незахищеного патентом, зацікавленій особі (ліцензіату) на промислове та комерційне використання винаходу протягом обумовленого строку за певну винагороду.

У практиці торгівлі винаходами та ноу-хау ліцензії можна поділити на два види:

1) чисті (самостійні) ліцензії - продаються за самостійними договорами, які передбачають передачу прав на використання винаходів та ноу-хау. Якщо продаж чистих ліцензій супроводжується поставкою зразків обладнання та наданням інжинірингових послуг з їх освоєння, то у ліцензійні угоди, крім основних ліцензійних зобов'язань, включають додаткові зобов'язання з поставки та надання послуг;

2) супутні ліцензії - продаються шляхом включення їх у контракти з поставки товарів, зокрема машин, обладнання, приладів, причому ціни та умови платежу за такі ліцензії можуть бути виділені окремо або включені у загальні суми контрактів.

Держателі патентів та ноу-хау подають про них відомості у національні і міжнародні електронні інформаційні системи, проводять рекламні компанії й укладають із зацікавленими юридичними та фізичними особами ліцензійні угоди. Перед продажем ліцензії на винахід за кордон патентодержатель зазвичай прагне запатентувати його через патентних повірених у тих країнах, куди він збирається продати ліцензію.

Ліцензійні угоди (licensing agreement)- це угоди про передачу ліцензіаром ліцензіату прав на промислове і комерційне використання у певних межах винаходів, "ноу-хау", товарних знаків тощо на обумовлений термін за певну винагороду. Ці угоди, крім надання права на використання винаходів, включають комплекс додаткових зобов'язань ліцензіарів з надання допомоги ліцензіатам у використанні предмета угоди.

Ліцензійна угода встановлює вид ліцензії (патентна, безпатентна), характер та обсяг прав на використання винаходу (проста, виключна, повна), виробничу сферу та територіальні межі використання об'єкта ліцензії.

Патентна ліцензія - це документ, який підтверджує передачу права вико­ристання патенту без відповідного ноу-хау.

Безпатентна ліцензія - це документ, який підтверджує право використовувати незапатентоване ноу-хау на винахід.

Невиключна (проста) ліцензія - це ліцензія, яка дає ліцензіару право самостійного використання винаходу та ноу-хау і видачі ліцензій на них будь-яким зацікавленим особам.

Виключна ліцензія (ексклюзивна) - це ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід або секрет виробництва на даній території, при цьому ліцензіар відмовляється від самостійного використання винаходу та ноу-хау і продажу ліцензій на них іншим особам на цій території. На практиці ліцензіар надає виключну ліцензію з чисельними застереженнями, які суттєво обмежують комерційну діяльність ліцензіата: збут продукції через збутову мережу ліцензіата; заборона експорту продукції; встановлення максимального обсягу виробництва та мінімального обсягу обороту; зобов'язання закуповувати у ліцензіара сировину, матеріали, комплектувальні вироби, необхідні для виробництва продукції за ліцензією.

Повна ліцензія - це ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патенту або ноу-хау протягом строку дії угоди і яка передбачає відмову ліцензіара від самостійного використання об'єкта ліцензії протягом цього строку.

Ліцензіат може передати надане йому право використовувати винахід третім особам від свого імені шляхом надання їм субліцензії, але тільки з письмового дозволу ліцензіара.

Оскільки конфіденційність ноу-хау не захищена патентом, то існує небезпека, що покупець після переговорів не укладе контракт на придбання ліцензії, а отримані під час переговорів відомості використає з комерційними цілями, Тому перед переговорами про продаж ліцензії на ноу-хау укладають з можливим покупцем опціонну угоду про нерозголошення суті ноу-хау та невикористання його у своїх цілях, якщо не буде укладена угода на продаж ліцензії.

Угоди на продаж ноу-хау мають певні особливості:

• сторони повинні чітко визначити зміст ноу-хау, його корисність, кон­фіденційність або секретність, причому інтереси експортерів та імпортерів тут протилежні: імпортери прагнуть звуження змісту ноу-хау;

• більш докладно викладається весь комплекс зобов'язань з передачі знань;

• особливо пропрацьовуються гарантійні зобов'язання експортерів щодо завершеності розробок, які передаються, їх сучасного технічного рівня та патентної чистоти використаних рішень;

• серйозна увага звертається на зобов'язання імпортера зі збереження конфіденційності або секретності ноу-хау, що передається.

Визначення цін ліцензійних угод є складною проблемою, оскільки технічна суть ліцензії, яка визначає її споживчі властивості, суворо індивідуалізована, надзвичайно рідко можна знайти конкурентні матеріали на аналогічні винаходи та ноу-хау. Проблема ускладнюється тим, що споживча вартість ліцензій визначається індивідуальною корисністю для кожного споживача. Ціни ліцензій, на відміну від цін на товари, не визначаються їх вартістю, кількістю витраченої праці, а формуються на базі оцінки можливого прибутку від використання права продукувати продукцію в результаті впровадження винаходу, ноу-хау. В залежності від можливого прибутку сторони визначають, в якій пропорції вона буде розподілятись між ліцензіаром та ліцензіатом. Фактично розподіл прибутку здійснюється у вигляді певної суми або певного відсотка від прибутку. У міжнародній практиці торгівлі ліцензіями частка, яка йде на винагороду ліцензіарам, становить 20-40% від суми додаткового прибутку. Розрахунок ціни ліцензії враховує ряд факторів технічного, економічного та правового характеру, які можуть вплинути на рівень ціни.

Ліцензіат, оцінюючи доцільність купівлі ліцензії, передусім калькулює свої затрати на освоєння виробництва, прогнозує можливе зниження витрат виробництва, збільшення цін на новий для ринку товар, збільшення обсягів реалізації, розмір очікуваного прибутку, цінність використання товарного знака. Ліцензіат може також використати порівняння своїх затрат на альтернативні рішення для досягнення тих же результатів, які можуть бути отримані при використанні ліцензій.

Ліцензіар оцінює обсяг, новизну, значимість, комерційну привабливість права використовувати винахід, ноу-хау, а також попит, життєвий цикл продукції та розмір очікуваного прибутку від впровадження

Якщо об'єктом ліцензії є унікальний винахід, використання якого дає значний ефект, що поєднує різке поліпшення якості продукції зі значною економією у виробництві, то продавець ліцензії на такий винахід, здійснивши широку рекламу, може відкрити торги між покупцями, що дозволить йому визначити оптимальну світову ціну, уточнити території для патентування та продати максимальну кількість ліцензій.

Якщо можливість використання винаходу та ноу-хау обмежена й очікуваний ефект не дуже перспективний, то для визначення цін ліцензій використовують непрямі методи, серед яких можуть бути такі:

• за допустимою ціною, яка має, як мінімум, у 1,5-2 рази перевищувати усі витрати продавця, пов'язані із розробкою винаходу чи ноу-хау до стадії, на якій передбачається їх продаж, та перевіркою їх ефективності;

• за прецедентами раніше укладених ліцензійних угод на близькі за характером винаходи та ноу-хау;

• метод перевірки реакції ринку шляхом пропозиції ліцензій за заздалегідь завищеними цінами з поступовим їх зниженням до прийнятних для покупців значень.

Вартість ліцензій залежить від ступеня їх технічної проробки та патентного захисту. Вартість безпатентних ліцензій у середньому на 10-20 % нижча, ніж на винаходи, захищені патентами; ціни на виключні ліцензії зазвичай більш ніж у 2 рази перевищують ціни простих ліцензій.

Ліцензійні угоди можуть передбачати декілька основних видів ліцензійних платежів:

роялті (royalty) - періодичні, поточні відрахування, які встановлюються у вигляді фіксованих ставок у процентах та виплачуються через погоджені проміжки часу (щороку, раз на півроку, квартал, щомісяця або на певну дату). Роялті можуть нараховуватись у погоджених пропорціях до таких показників: додаткового прибутку ліцензіата від використання ліцензії; загального прибутку ліцензіата; загальній вартості реалізації продукції, яка вироблена за ліцензією; одиниці реалізованої продукції у вигляді процента до ціни або собівартості; фізичному обсягу випущеної продукції; вартості або потужності виготовленого за ліцензією обладнання, вартості переробленої сировини. Для визначення розмірів роялті у ліцензійні угоди включають зобов'язання ліцензіатів передавати ліцензіарам підтверджені ауди­торськими звітами відомості про ті показники діяльності, які покладені в основу підрахунків роялті. Сторони можуть передбачати як незмінні за розміром поточні відрахування на весь строк дії угоди, так і змінні, які враховують моральне старіння або збільшення обсягів виробництва. Наприклад, ставка роялті знижується на 25% при збільшенні обсягу виробництва у 2 рази та на 50% - при збільшенні у З рази. Рівень ставок роялті коливається від 2 до 10%, в середньому він становить 3-5%', він залежить від: галузі економіки, виду ліцензії, строку дії угоди, обсягу виробництва, внутрішніх та експортних цін на продукцію, яка виготовлена за ліцензією, ступеня ризиків у діяльності при освоєнні ліцензії. Більш високі ставки викорис­товуються при продажу виключної ліцензії на перші роки угоди та експортної орієнтації продукції; більш низькі - при невиключній, простій, ліцензії та продажу на внутрішньому ринку. Для виключення ризику невиплати роялті у наміченому обсягу через те, що у ліцензіара може не вистачити фінансових ресурсів при освоєнні ліцензії, ліцензіар включає в угоду застереження про мінімально гарантовану суму винагороди (75% передбаченої суми) протягом певного строку та зобов'язання виплатити у подальшому різницю між фактично виплаченою та гарантованою сумами. Оскільки роялті зазвичай оплачуються банківськими переказами, ліцензійні угоди повинні містити банківські гарантії на частку або всю суму платежів з можливим поетапним зменшенням гарантованої суми;

паушальний платіж - платіж заздалегідь обумовленої, твердо зафіксованої в угоді суми, яка не підлягає зміні протягом усього строку дії угоди. Він не зв'язаний у часі з фактичним використанням ліцензії, а встановлюється на підставі експертних оцінок. Цей тип платежу використовується: при поставках комплектів обладнання, якщо вартість технології включається у вартість обладнання; у випадку, коли ліцензіат хоче уникнути контролю ліцензіара за наступним використанням технології; коли існують побоювання відносно можливості переказу періодичних платежів за кордон; при видачі ліцензії маловідомій фірмі, коли важко проконтролювати показники її діяльності; при видачі ліцензії на використання ноу-хау, що є своєрідною гарантією від розголошення секретів виробництва. Паушальний платіж може виплачуватись: а) одноразово авансом; б) одноразово проти передачі ліцензіату передбачених угодою комплектів наукової, технічної, конструкторської або технологічної документації разом зі зразками машин та приладів; такий платіж здійснюється з безвідкличного документарного акредитива проти документів, передбачених у ліцензійній угоді; в) поетапно, наприклад, за такою схемою: 20% паушальної суми авансом шляхом банківського переказу протягом тижня після підписання ліцензійної угоди, 20% - проти документів ліцензіара з безвідкличного документарного акредитива, 60% - одноразово або періодичними рівними частинами протягом встановленого у договорі строку; виплата періодичних платежів має бути гарантована, наприклад, шляхом повернення ліцензіару виписаних ним перевідних векселів (тратт), акцептованих ліцензіатом та авальованих його банком. Розмір паушальної суми можна визначити складанням погоджених сторонами середніх розрахованих величин роялті за встановлений період;

комбінований, або змішаний, платіж - це платіж, який поєднує виплати твердо зафіксованої паушальної суми та роялті. Цей платіж використовується, коли в обсяг зобов'язань ліцензіара входить: а) продаж винаходу та/або ноу-хау; б) поставка технологічного обладнання; в) надання інжинірингових послуг. У цьому разі повний платіж може передбачати комбінацію із трьох частин: 1) одноразовий або у розстрочку платіж за поставлене обладнання з безвідкличного документарного акредитива проти документів, які підтверджують поставку та (у разі розстрочки) з комплектом акцептованих та авальованих банком ліцензіата тратт; 2) щомісячні або щоквартальні платежі за надання інжинірингових послуг за встановленими в угоді ставками з наданням гарантії платежу на 20-30% їх передбачуваної загальної суми; 3) поточні відрахування платежів роялті або паушальний платіж за власне ліцензію з відповідними гарантіями;

участь у прибутках - відрахування на користь ліцензіара частини прибутку, отриманого ліцензіатом від комерційного використання об'єкта ліцензії. Зазвичай участь ліцензіара у прибутку ліцензіата фіксується на рівні до 30% при наданні виключної та 10% при наданні невиключної ліцензії; цей платіж інколи вважають різновидом роялті;

участь у власності - передача ліцензіатом ліцензіару частини акцій своїх підприємств та інших цінних паперів, які допускають участь ліцензіара у структурі капіталу ліцензіата як платежу за надану ліцензію. Цей вид платежу використовують ТНК, що прагнуть встановити контроль над власністю за тими іноземними підприємствами, які використовують їх технологію.

В Україні діє дозволяючий порядок продажу ліцензій, згідно з яким держава дає дозвіл за кордон кожної конкретної ліцензії. При підготовці ліцензійної угоди повинна бути підтверджена патентна чистота об'єкта ліцензії.

Торгівля ліцензіями може здійснюватись безпосередньо між власниками і споживачами патентів та "ноу-хау" або через посередників. Посередниками виступають, як правило, спеціалізовані брокерські фірми, які виконують комплекс послуг патентування і захисту винаходів, укладання угод і забезпечення умов їх дотримання. Окремі спеціалізовані фірми купляють за свій рахунок ліцензії, розробляють технології для промислового використання і передають їх у комплексі з обладнанням та послугами.

На практиці передача науково-технічних знань та досвіду здійснюється також у рамках операцій з надання управлінських та інженерно-технічних послуг (інжи­нірингу), зовнішньоторгових операцій при продажу наукоемкого обладнання, угод про промислове співробітництво, про наукову-технічну та виробничу кооперацію, про інвестиційне співробітництво.

Товарна марка (trademark), або товарний знак, та знак обслуговування -позначення, символ певної організації, який використовується для індивідуалізації виробника товару, послуги і який не може бути використаний іншими організаціями. Це може бути малюнок, графічне зображення, сполучення букв, ім'я засновника або власника корпорації. У своїй країні товарний знак може використовуватись, якщо його приналежність ніким не оскаржена протягом установленого законодавством строку. У випадку експорту товарна марка через патентних повірених реєструється у країнах експорту.

Товарний знак повинен мати правовий захист. Міжнародна практика правового захисту товарних знаків одноманітна та містить такі головні елементи:

1) перевірочну систему визначення їх новизни та відповідності встановленим законодавством вимогам;

2) явочну систему реєстрації товарних знаків після їх введення фірмами. Пріоритет має знак, зареєстрований першим.

Реєстрація здійснюється компетентним органом (в Україні - Патентним відомством) на підставі заявки, яка подається резидентом або нерезидентом через уповноваженого патентного повіреного; власнику зареєстрованого товарного знака видається свідоцтво.

Продаж прав на використання товарного знака може:

1) супроводжувати експорт-імпорт машин та обладнання. У контракт на поставку обладнання включають: а) продаж обладнання; б) продаж ліцензії на ноу-хау у сфері технологічних новин; в) продаж прав на використання товарного знака виробника, відомого якістю своєї продукції та іміджем добросовісного партнера (наприклад, Electrolux, GE);

2) здійснюватись самостійно на підставі договору, сторони якого мають права та обов'язки, аналогічні таким у ліцензійній угоді.

Міжнародна торгівля товарними знаками має ті ж особливості, що і торгівля ліцензіями на винаходи та ноу-хау. Розрахунок винагороди здійснюється у вигляді роялті або паушальних платежів. Товарні знаки можуть продаватись з виключним та невиключним правом їх використання.

Для запобігання ризику недобросовісного використання товарного знака та шкоди власному іміджу продавці прав використання товарного знака при продажах з невиключним правом залишають за собою право контролювати якість замаркованих знаком продукції та послуг.

Товарний знак повинен мати здатність психологічного впливу на покупця, викликати у нього асоціації високої якості, надійності, престижності, добросовісності. Він використовується як ключовий елемент рекламного стиля фірми (виробника чи продавця). У незмінному вигляді він має бути на будь-якій рекламній продукції, упаковці, комерційній документації, бланках ділового листування. Для того щоб відповідати таким вимогам, товарний знак повинен мати новизну ідеї, бути лаконічним, мати сучасний дизайн.

Ринкова вартість прав використання товарного знака, як і у випадку ціни ліцензії на винахід, ноу-хау, визначається на основі оцінки можливого прибутку. Усі існуючі методики оцінки зводяться до визначення вартості товарного знака, як капіталізованого нематеріального активу, який відображає зростання прибутку підприємства, що випускає продукцію із вже відомим на ринку товарним знаком порівняно з тими ж показниками, але без знака. Наприклад, ринкова вартість товарного знака Coca-Cola оцінюється у 3 млрд. дол. США. При продажі підприємств з відомим товарним знаком загальна ціна у 4-5 разів перевищує балансову вартість їх активів.

Найменування місць походження товару - це назва країни, місцевості, населеного пункту та іншого географічного регіону, яка використовується для позначення товару та для його особливої відмінності. Наприклад, Шампань, Єсентуки, made in UK. Найменування місць походження товару реєструється у патентних органах країн на підставі заявок виробників товарів, яким видаються спеціальні свідоцтва. Власник свідоцтва не має права надавати ліцензії на використання найменування місця походження товару іншим особам, наприклад, виробнику в Одесі на виробництво Шампанського.

Використання програм для ЕОМ, баз даних та топології інтегральних схем

передбачає реєстрацію та правовий захист державою, а передача прав здійснюється на відплатній основі. Умови договору про продаж ліцензій на передачу прав на програми, бази даних та топологію передбачають: виключне та невиключне право, розрахунки роялті або паушальний платіж та інші статті, аналогічні змісту ліцензійної угоди. Договір про повну поступку прав на використання програм, баз даних, топології підлягає у багатьох країнах обов'язковій реєстрації у агентствах правової охорони або інших компетентних органах. Відомості про зареєстровані договори публікуються у бюлетенях, що є офіційною публікацією про передачу прав.